Умови визнання недійсними свідоцтв на торговельну марку та патентів на винаходи

Торговельні марки на товари, що мають популярність серед покупців, дуже часто піддаються копіюванню, що виражається в схожості за фонетичними, семантичними та графічними ознаками. За таких умов постає питання щодо визнання недійсними свідоцтв на такі торговельні марки.

За аналогією з торговельними марками захисту шляхом визнання недійсними свідоцтв потребують і патенти на винаходи.

На практиці дуже часто трапляються випадки, коли на ринку з’являються схожі за фонетичними, семантичними та графічними ознаками знаки для товарів і послуг (далі – торговельна марка/ТМ). Такі знаки є схожим настільки, що споживачі товарів або послуг можуть їх сплутати з іншими знаками, які вже давно наявні на ринку та виступають еталонними для певної категорії товарів. За таких умов власники торговельної марки можуть звернутися до суду для захисту своїх прав.

При вирішенні таких спорів судові рішення є неоднозначними, адже такі ТМ мають свідоцтва та правову охорону.

У зв’язку з цим єдиним можливим способом захисту прав власників ТМ є визнання такого свідоцтва на ТМ недійсним, але такий спосіб має ряд особливостей.

По-перше, визнання свідоцтва на ТМ недійсним з ознак схожості можливе лише в разі доведення та документального підтвердження наявності фактів їх сплутування. Такого висновку доходить Верховний Суд у постанові від 15.01.2019р. у справі № 910/11735/17.

По-друге, за наявності комбінованих позначень графічні елементи ТМ впливають на загальне враження, що передається такою ТМ (знаком), а тому є більш важливим фактором при наявності у ТМ фонетичної схожості. Верховний Суд у постанові від 15.07.2019р. у справі № 910/18587/16 дійшов висновку, що фонетична схожість у кожному окремому випадку є не досить суттєвою ознакою схожості, адже при придбані товарів споживачі зазвичай візуально сприймають ТМ, які відображено на товарі і сприймають лише пакувальний матеріал, а не аналізують окремі слова.

По-третє, при вирішенні питання про недійсність свідоцтва на ТМ необхідно здійснити судову експертизу таких ТМ. Верховний Суд у постанові від 06.02.2020р. у справі № 910/2503/18 зазначає, що для дотримання принципів господарського судочинства під час вирішення подібних спорів необхідно здійснювати експертизу, адже такі функції притаманні не суду, а експерту. При цьому суд наголошує, що така експертиза необхідна за умови, що схожість не має очевидного характеру.

При зверненні до суду потрібно дотримуватися строків. Загальний строк позовної давності становить 3 роки. За загальним правилом, перебіг таких строків починається від дня, коли позивач дізнався або мав дізнатися про порушення свої прав, а саме про наявність подібної ТМ.

У зв’язку з тим, що свідоцтва на ТМ публікуються в державному реєстрі, було б логічно припустити, що такий перебіг починається з моменту опублікування в згаданому реєстрі відомостей про таку ТМ. Проте Верховний суд у постанові від 28.05.2020р. у справі № 910/13119/17 зазначив, що такий перебіг має свій початок з моменту появи конфлікту на ринку подібних товарів та послуг. Окрім цього, судом наголошено, що перебіг строків у аналогічних позовах не може автоматично починатися з моменту публікації.

Подібного висновку доходив Верховний Суд і в постанові від 28.01.2020р. у справі № 910/20564/16. Більше того, у цьому рішенні суд звернув увагу, що для правильного вирішення питання щодо початку перебігу строків необхідно встановити дату початку конкуренції на ринку

Винаходом вважається результат інтелектуальної та творчої діяльності. Винахід повинен бути патентоздатним. Відсутність патентоздатності є підставою для визнання прав на винахід недійсними.

Основною умовою патентоздатності є відповідність у винаході новизни. Так, Верховний Суд у постанові від 21.07.2020р. у справі № 910/19256/16 зазначає, що критерії та порядок перевірки експертизи визначені правилами, а тому висновки на відповідність патентоздатності не може їм суперечити.

Окрім цього, законодавством не передбачено, що особа, яка просить суд визнати патент недійсним, не обов’язково має бути власником іншого патенту на винахід та протиставляти власний патент патенту відповідача.

Такий висновок наводить Верховний Суд у постанові від 19.12.2019р. у справі № 910/13040/17.