Ризики втрати прав на торговельну марку у разі її невикористання

1. Загальні умови набуття і використання ТМ

У сучасному бізнес-середовищі торговельна марка (далі – ТМ) є не просто символом чи назвою – це важливий інструмент конкурентної боротьби та основа репутації компанії. Правова природа ТМ має свої особливості, які суттєво відрізняють їх від інших об’єктів права власності. Розуміння цих відмінностей є критично важливим для будь-якого підприємця, адже помилки у сфері інтелектуальної власності можуть коштувати мільйони.

ТМ за своєю суттю є об’єктом права інтелектуальної власності, що регулюється ст. 418 Цивільного кодексу України. На відміну від звичайного майна, право на ТМ має подвійну природу: воно включає як особисті немайнові права, так і майнові права інтелектуальної власності. Ключова особливість полягає в тому, що ТМ може бути будь-яким позначенням або комбінацією позначень, здатних вирізнити товари чи послуги однієї особи від аналогічних товарів інших суб’єктів господарювання. Це можуть бути слова, літери, цифри, зображувальні елементи або навіть комбінації кольорів — головне, щоб вони виконували розрізнювальну функцію.

Право інтелектуальної власності на ТМ в Україні набувається виключно через державну реєстрацію, механізм якої врегульовано ст. 13 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг». Цей процес завершується видачою Національним органом інтелектуальної власності (далі – НОІВ) свідоцтва на ТМ, у якому закріплюється перелік товарів і послуг, що відображає її обмежений обсяг правової охорони. Цей принцип має важливе значення для розуміння меж Ваших прав та можливостей для їх захисту.

Строк дії майнових прав на ТМ становить 10 років. Важливо розуміти, що саме дата подання заявки до НОІВ, а не дата видачі свідоцтва, є відправною точкою для початку його перебігу. Окрім цього, cтрок дії майнових прав на ТМ може продовжуватися необмежену кількість разів на аналогічний період за клопотанням власника свідоцтва. Для ТМ з міжнародною реєстрацією відправною точкою для початку перебігу цього строку є дата публікації в Бюлетені НОІВ відомостей про надання правової охорони ТМ за міжнародною реєстрацією в Україні. Така система дозволяє підтримувати права на ТМ практично безстроково, за умови дотримання встановленої процедури та сплати відповідних зборів.

Володіння ТМ надає власнику комплекс виключних майнових прав: використовувати ТМ у власній господарській діяльності; дозволити використання третім особам через ліцензування; заборонити іншим особам використовувати ТМ без його згоди. Ці права можуть бути передані повністю або частково іншій особі на підставі відповідного договору, що відкриває широкі можливості для комерціалізації інтелектуальної власності. Водночас власник свідоцтва повинен добросовісно користуватися правами, що випливають із свідоцтва. Це означає не лише формальне володіння правами, але й їх активне використання в господарській діяльності. Невиконання цієї вимоги може призвести до дострокового припинення прав на ТМ, зокрема у разі її невикористання протягом 5 років, а тому пропоную детальніше розглянути особливості цього механізму.

2. Дострокове припинення прав на ТМ внаслідок її невикористання: підстави та порядок

Одним з найбільш практично значущих ризиків для власників ТМ є дострокове припинення майнових прав через її невикористання протягом 5 років. Цей механізм передбачений ч. 4 ст. 18 ЗУ «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» та призначений для забезпечення активного використання ТМ, а також запобігання їх накопиченню без реального комерційного застосування. Відповідно будь-яка особа має право звернутися до суду із заявою про дострокове припинення дії свідоцтва повністю або частково, якщо ТМ не використовується в Україні безперервно протягом 5 років від дати публікації відомостей про видачу свідоцтва або якщо використання ТМ призупинено з іншої дати після цієї публікації на безперервний строк у 5 років.

Слід наголосити, що законодавець передбачив певні винятки з цього правила. Так, дію свідоцтва не може бути припинено, якщо його власник зазначить поважні причини невикористання ТМ. До них належать обставини, що перешкоджають використанню ТМ незалежно від волі власника свідоцтва, зокрема обмеження імпорту чи інші вимоги до товарів і послуг, встановлені законодавством (наприклад, форс-мажорні обставини, екологічні вимоги, ліцензійні або державні обмеження). Крім того, використанням ТМ власником свідоцтва вважається також використання її з дозволу власника іншою особою, що розширює можливості для доведення факту використання.

Окрім цього, дію свідоцтва не може бути припинено, якщо у період від закінчення п’ятирічного строку невикористання ТМ до подання позову про дострокове припинення дії свідоцтва розпочалося чи відновилося її використання. Водночас законодавець встановив винятки з цього правила: якщо підготовка до початку використання або відновлення використання ТМ розпочалася протягом трьох місяців до подання позову та після того, як власник свідоцтва дізнався про можливість подання такого позову, таке використання не є підставою для збереження дії свідоцтва. Така правова конструкція спрямована на забезпечення належного балансу між захистом законних інтересів власників ТМ та недопущенням монополізації ТМ особами, які фактично не провадять господарську діяльність з її використанням.

Прийняття зазначених норм було зумовлено необхідністю виконання Україною зобов’язань у рамках Угоди про асоціацію з Європейським Союзом. Зокрема, статті 197-200 Угоди про асоціацію встановлюють аналогічні вимоги щодо анулювання ТМ у разі їх невикористання протягом 5 років. Ці положення також знайшли відображення у відповідних директивах та регламентах ЄС, зокрема Директиві 2015/2436 та Регламенті 2017/1001 про торговельну марку Європейського Союзу. Таким чином, метою запровадження п’ятирічного строку було стимулювання ТМ до реального їх використання для ідентифікації відповідних товарів та послуг на ринку.

У цьому контексті особливу увагу слід звернути на підходи у судовій практиці Верховного Суду щодо  визначення початку перебігу та обчислення строків невикористання ТМ, які у березні 2025 року зазнали суттєвих змін. Так, постановою Великої Палати Верховного Суду від 05.03.2025 у справі №910/8781/23 було здійснено відступ від попередньої позиції, викладеної у постанові Касаційного цивільного суду від 09.06.2021 у справі № 757/34959/18-ц. Відповідно до останньої перебіг п’ятирічного строку безперервного невикористання ТМ відраховувався від дати отримання особою прав на використання спірного знака від попереднього власника. Цей підхід давав новим власникам ТМ додаткові п’ять років для початку використання, навіть якщо попередні власники не використовували її протягом тривалого періоду.

Натомість Велика Палата Верховного Суду у постанові від 05.03.2025 у справі № 910/8781/23 закріпила нову позицію, згідно з якою обчислення п’ятирічного періоду не залежить від зміни власника ТМ. Строк невикористання починається з дати публікації відомостей про видачу свідоцтва або про надання правової охорони ТМ за міжнародною реєстрацією в Україні і продовжує перебігати незалежно від того, скільки разів змінювався власник ТМ. Велика Палата обґрунтувала свою позицію тим, що протилежний підхід унеможливив би застосування норм про дострокове припинення прав внаслідок цілеспрямованої передачі права власності на ТМ з метою не допустити закінчення п’ятирічного строку. Крім того, Велика Палата посилалася на європейську судову практику, зокрема рішення Суду справедливості ЄС у справі Т-12/20 від 13 жовтня 2021 року, яке підтверджує, що у п’ятирічний строк зараховується використання ТМ всіма власниками, а не тільки поточним.

Така зміна судової практики створює принципово нову правову реальність для всіх учасників ринку ТМ. Зважаючи на це, набувач права власності на ТМ під час укладення відповідного договору про передачу виключних майнових прав повинен оцінювати наявні ризики у зв’язку зі строками здійснення попереднім власником своїх прав на ТМ. Це означає, що покупець ТМ може одразу отримати актив, який перебуває під загрозою дострокового припинення прав, якщо сукупний період невикористання всіма попередніми власниками наближається до п’яти років.

Нова позиція Великої Палати Верховного Суду робить критично важливим питання доведення факту використання ТМ, адже саме від цього залежить можливість збереження прав на цінний комерційний актив. Зважаючи на це, пропоную розглянути ефективні способи доведення факту використання ТМ.

3. Як довести використання ТМ?

Доведення використання ТМ у судовому процесі є одним із найскладніших аспектів захисту прав інтелектуальної власності, що вимагає від власника свідоцтва системного підходу до документування своєї комерційної діяльності. Законодавство (ч. 4 ст. 16 ЗУ «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг») чітко визначає, що використанням ТМ визнається:

• нанесення її на будь-який товар, для якого ТМ зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов’язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням ТМ з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення);
• застосування її під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої ТМ зареєстровано;
• застосування її в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет.

Ключовою проблемою для власників ТМ є те, що суди не визнають доказами використання самі лише договори про розпорядження правами, включаючи ліцензійні угоди. Це положення має практичне значення у багатьох ситуаціях. Наприклад, якщо власник ТМ для одягу уклав франчайзинговий договір з мережею магазинів, недостатньо надати лише цей договір – потрібні додаткові докази фактичного продажу одягу з ТМ: накладні на поставку товарів, касові чеки, фотографії товарів на полицях магазинів, рекламні буклети з ТМ, які розповсюджувались у магазинах.

Аналогічно, власник ТМ для ресторанних послуг не може обмежитись наданням ліцензійного договору з рестораном. Йому необхідно довести реальне використання: меню з ТМ, фотографії вивіски ресторану, рекламні матеріали, договори на поставку продуктів для ресторану, який працює під ліцензованою ТМ тощо.

Особливо важливим є питання достовірності та належності доказів. Суди критично оцінюють матеріали, які не містять достатньої інформації для встановлення факту використання ТМ. Презентаційні матеріали без дати створення, фотографії без зазначення місця та часу зйомки, договори без підтвердження їх виконання – все це може бути визнано судом неналежними доказами. Наприклад, власник ТМ для косметичних товарів може надати красиві каталоги продукції з ТМ, однак якщо ці каталоги не містять дати видання, інформації про тираж, місця розповсюдження, то суд може не врахувати їх як докази використання. Натомість переконливими доказами будуть: договори з дистриб’юторами косметики, накладні на відвантаження товарів з ТМ, фотографії товарів на полицях магазинів з датою тощо.

Суди також ретельно перевіряють реальність укладених договорів та виконання зобов’язань за ними. Принципово важливим є дотримання відповідності між класами товарів і послуг, для яких зареєстрована ТМ, та фактичною діяльністю суб’єкта господарювання. Власники часто припускаються помилки, намагаючись довести використання ТМ через діяльність, яка не відповідає зареєстрованим класам. Наприклад, якщо ТМ зареєстрована для послуг з організації виставок (35 клас), а власник надає докази про виготовлення сувенірної продукції (зазвичай 16 клас), такі докази не можуть підтверджувати використання ТМ за призначенням. Інший приклад: ТМ зареєстрована для медичних послуг (44 клас), а власник намагається довести її використання через продаж медичного обладнання (10 клас). Такі докази не будуть врахованими судом, оскільки не відповідають зареєстрованому класу послуг.

Доведення використання ТМ у сфері надання послуг також має свої особливості, що обумовлено складністю їх документування порівняно з товарами. Ефективними доказами можуть бути: договори з клієнтами на надання послуг, акти виконаних робіт, рахунки-фактури, відгуки клієнтів, сертифікати про підвищення кваліфікації персоналу з ТМ, рекламні матеріали про послуги.

З огляду на судову практику вбачається, що власнику ТМ недостатньо мати документи, які лише формально підтверджують її використання, натомість необхідно довести реальність та комерційну спрямованість таких дій. Зважаючи на це, для успішного захисту свідоцтва на ТМ від анулювання через невикористання власникам варто формувати комплексну доказову базу задовго до виникнення спору. Рекомендується вести систематичний облік використання ТМ, наприклад: створити архів договорів з контрагентами, зберігати фотографії товарів і рекламних матеріалів з чіткими датами, вести облік витрат на рекламу та просування ТМ, збирати відгуки клієнтів, фіксувати участь у виставках та інших заходах, виходячи зі специфіки класів товарів і послуг, для яких зареєстрована ТМ. Така проактивна позиція значно підвищує шанси на успішний захист прав на ТМ у разі виникнення спору про її використання.

4. Висновки

Аналіз чинного законодавства та останніх позицій у судовій практиці свідчить про суттєві зміни у сфері охорони ТМ в Україні, які безпосередньо впливають на бізнес-стратегії компаній. Постановою Великої Палати Верховного Суду від 05.03.2025 у справі №910/8781/23 було встановлено нові правила, які суттєво змінили підходи до управління правами на ТМ. Найважливішою зміною є те, що при переході права власності на ТМ п’ятирічний строк невикористання не переривається. Це означає, що покупець ТМ може отримати актив, який уже перебуває під загрозою припинення прав. Тому кожна подібна угода потребує детального аудиту щодо використання ТМ протягом усього періоду її існування.

Ці зміни мають далекосяжні наслідки для планування бізнесу. Компанії, які розглядають придбання ТМ як спосіб виходу на ринок або розширення бренд-портфеля, повинні тепер ретельніше оцінювати юридичні ризики таких інвестицій. Водночас це відкриває можливості для оспорювання прав на ТМ, які фактично не використовуються. Практичне значення нових правил полягає у підвищенні вимог до документування використання ТМ, а тому епізодичне фіксування фактів використання більше не може забезпечити надійний захист у суді.

Таким чином, сучасні вимоги до використання ТМ перетворюють її з простого правового інструменту на активний елемент бізнес-процесів, а її володіння без регулярного комерційного застосування стає юридично ризикованим та економічно невиправданим. Для бізнесу це означає необхідність розглядати управління ТМ як невід’ємну частину корпоративної стратегії, що потребує професійного підходу та постійної уваги з боку фахівців. Враховуючи складність описаних правових змін та їх вплив на комерційну діяльність, фахівці ЮК «Армада» готові надати кваліфіковану консультацію щодо оцінки ризиків та розробки стратегій захисту прав на ТМ.