24 Січня 2025 року — Інтелектуальна власність — Час читання: 8 хвилин
Визнання торговельної марки добре відомою
Визнання торговельної марки добре відомою є важливим інструментом захисту інтелектуальної власності, який надає її власнику значні переваги, зокрема ширший правовий захист та можливість забороняти використання схожих позначень навіть для неспоріднених товарів і послуг.
1. Вступ
Визнання торговельної марки (далі – ТМ) добре відомою є важливим юридичним механізмом, що дозволяє компаніям захистити свої бренди, підвищити їхню ринкову вартість та зміцнити конкурентну позицію. Добре відома ТМ – це позначення, яке завдяки популярності та інвестиціям у просування стало широко впізнаваним серед споживачів у певному ринку чи галузі.
В Україні процедура визнання ТМ добре відомою регулюється Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», Паризькою конвенцією про охорону промислової власності, Регламентом Апеляційної палати Національного органу інтелектуальної власності, затвердженого Наказом Міністерства економіки України від 23 листопада 2023 року № 17768. Відповідно до чинного законодавства, рішення про надання статусу добре відомої ТМ ухвалюється Апеляційною палатою Національного органу інтелектуальної власності (надалі – УКРНОІВІ) або судом.
2. Переваги статусу добре відомої торговельної марки
Статус добре відомої торговельної марки надає її власнику значні переваги.
- Розширений правовий захист
Добре відома ТМ користується ширшим правовим захистом, оскільки охороняється незалежно від наявності офіційної реєстрації. Це означає, що навіть якщо знак не було офіційно зареєстровано в конкретній юрисдикції, він все одно має право на охорону, якщо визнається добре відомим. Такий підхід особливо важливий для глобальних брендів, які мають високий рівень впізнаваності на міжнародному рівні.
- Захист від недобросовісної конкуренції
Статус добре відомої ТМ дозволяє ефективніше боротися з випадками недобросовісної конкуренції, включно з використанням схожих позначень, копіюванням елементів бренду та створенням товарів, що можуть ввести споживачів в оману. Це дозволяє зменшити ризик шкоди репутації та втрати довіри споживачів.
- Можливість заборони використання схожих позначень у неспоріднених сферах
Власник добре відомої ТМ має більш широкий захист, оскільки має право забороняти використання схожих або тотожних позначень навіть для товарів і послуг, які не є спорідненими. Наприклад, якщо добре відома ТМ використовується для напоїв, її власник може заборонити використання схожого знака для взуття, косметики, одягу чи побутової техніки, оскільки це може ввести споживачів в оману або зашкодити репутації бренду.
- Безстрокова охорона
На відміну від звичайних ТМ, які потребують регулярного продовження реєстрації кожні 10 років, добре відома ТМ охороняється безстроково. Це значно полегшує управління інтелектуальною власністю та зменшує витрати.
- Підвищення вартості бренду
Добре відомий статус підвищує вартість торговельної марки як активу. Це може позитивно вплинути на залучення інвестицій, укладення партнерських угод, ліцензування та франчайзинг.
- Можливість охорони «заднім числом»
Охорона поширюється «заднім числом», тобто з дати, вказаної власником у заяві про надання статусу добре відомої ТМ. Це дозволяє захистити права на ТМ із моменту, коли він фактично став добре відомим, навіть якщо формальна процедура реєстрації та визнання відбулася пізніше. Це важливий аспект для компаній, які стикаються з порушеннями прав у період до визнання.
Таким чином, статус добре відомої торговельної марки є не лише потужним юридичним інструментом, але й стратегічним ресурсом для розвитку бренду та його захисту.
3. Процедура для визнання торговельної марки добре відомою
Для визнання торговельної марки добре відомою власник ТМ має зібрати матеріали, що підтверджують популярність бренду. Основні види доказів мають включати дані про рекламні кампанії, звіти про ринкову частку та обсяги продажів, публікації у ЗМІ, дані про реєстрацію ТМ у інших країнах, результати соціологічних опитувань щодо популярності ТМ серед споживачів тощо.
Якщо процедура відбувається через суд, власник ТМ подає позовну заяву з вимогою визнати торговельну марку добре відомою. У разі звернення до Апеляційної палати необхідно подати заяву відповідно до встановленого порядку із додатками, які містять:
- зображення ТМ;
- фактичні дані, що підтверджують наявність відповідних чинників, які свідчать про добре відомий статус ТМ.
За результатами розгляду заяви Апеляційною палатою приймається рішення про надання ТМ статусу добре відомої, яке набуває чинності після його затвердження відповідним наказом. У випадку відмови заявник має право оскаржити рішення Апеляційної палати у суді.
Відомості про добре відомі торговельні марки, визнані такими Апеляційною палатою або судом, вносяться НОІВ до переліку добре відомих в Україні торговельних марок та публікуються в Бюлетені. Перелік добре відомих в Україні торговельних марок має інформаційний характер, є загальнодоступним і оприлюднюється на офіційному веб-сайті.
Прикладами добре відомих торговельних марок в Україні є «Google», «OLX», «ЗАЗ», «УкрАвто», «Nemiroff»,«Rozetka», «McDonald’s», «Roshen», «Київстар», «Vodafone», «ПриватБанк».
4. Критерії для визнання торговельної марки добре відомою
Під час визначення, чи є торговельна марка добре відомою в Україні, можуть враховуватися такі фактори:
- ступінь відомості чи визнання торговельної марки у відповідному секторі суспільства;
- тривалість, обсяг та географічний район будь-якого використання торговельної марки;
- тривалість, обсяг та географічний район будь-якого просування торговельної марки, включаючи рекламування чи оприлюднення та представлення на ярмарках чи виставках товарів та/або послуг, щодо яких торговельна марка застосовується;
- тривалість та географічний район будь-яких реєстрацій та/або заявок на реєстрацію торговельної марки за умови, що торговельна марка використовується чи є визнаною;
- свідчення успішного відстоювання прав на торговельну марку, зокрема територія, на якій торговельну марку визнано добре відомою компетентними органами;
- цінність, що асоціюється з торговельною маркою.
Проте цей перелік не є вичерпним, оскільки можуть враховуватися й інші чинники залежно від обставин конкретної справи.
5. Судова практика
Щодо актуальної судової практики, то вона демонструє, що визнання ТМ добре відомою не може бути окремою вимогою у позовному провадженні, адже цей статус є правовою підставою для захисту прав інтелектуальної власності.
(постанова ВП ВС від 17.04.2024 № 910/13988/20)
Так, у справі № 910/13988/20 фармацевтична компанія «Дарниця» звернулася з позовом до Національного офісу інтелектуальної власності України та АТ «Лубнифарм», стверджуючи, що позначення «Цитрамон» є добре відомим в Україні з 1997 року для фармацевтичних препаратів. Позивач вимагав скасування реєстрації знака «ЦИТРАМОН У», зареєстрованого «Лубнифарм», через його схожість, що може вводити споживачів в оману.
Суди першої та апеляційної інстанцій задовольнили вимоги фармацевтичної компанії «Дарниця», а Велика Палата Верховного Суду (постанова ВП ВС від 17.04.2024 № 910/13988/20) зазначила, що визнання ТМ добре відомою є способом підтвердження існуючого статусу, а не засобом набуття прав на неї. Було також наголошено на принципі inter partes: рішення про статус добре відомості ТМ поширюється лише на сторін спору та не має обов’язкової сили для третіх осіб. Також Велика Палата Верховного Суду зазначила, що якщо під час реєстрації торговельної марки іншою особою не було недобросовісних дій, а власник добре відомої ТМ може вимагати скасування чи визнання недійсним свідоцтва на цю ТМ лише в межах строку позовної давності, який не може бути меншим ніж п’ять років від дати реєстрації.
Суд також звернув увагу на положення Паризької конвенції та національного законодавства, які вимагають, щоб визнання ТМ добре відомою було необхідною умовою для подальшого захисту прав власника. Це дає йому можливість оскаржувати реєстрацію подібних знаків, якщо вони вводять споживачів в оману. У той же час добросовісне тривале використання подібних знаків двома сторонами може бути допустимим за умов, якщо:
- Обидві сторони діяли добросовісно;
- Торговельні марки співіснували на ринку протягом значного часу.
Такий підхід відображає принцип так званої «мовчазної згоди», який передбачає, що тривале співіснування без конфліктів може бути юридично допустимим.
Отже, для задоволення позову власника добре відомої ТМ суд повинен встановити юридичні факти, які підтверджують, що оспорюваний знак імітує чи відтворює добре відому марку, що призводить до змішування торговельних марок серед споживачів. Також суди перевіряють дотримання строку позовної давності та наявність або відсутність ознак недобросовісної реєстрації відповідачем.
6. Висновок
Таким чином, визнання торговельної марки добре відомою є важливим інструментом захисту інтелектуальної власності, який надає її власнику значні переваги, зокрема ширший правовий захист та можливість забороняти використання схожих позначень навіть для неспоріднених товарів і послуг.
А тому, для компаній, які прагнуть захистити свої бренди та посилити свої позиції на ринку, визнання ТМ добре відомою є стратегічно важливим рішенням. Водночас успішний результат залежить від правильного застосування законодавства, обґрунтованості поданих доказів та зваженого підходу до захисту прав інтелектуальної власності.
Перегляньте практику “Інтелектуальна власність” або заповніть форму нижче, щоб отримати вичерпну консультацію юриста.