Кейс рев'ю: Супровід передачі прав на торгову марку

1. Факти справи

До юридичної компанії «АРМАДА» звернулося українське підприємство-резидент, яке є власником виключних майнових прав на торговельну марку, зареєстровану в Україні. У результаті перемовин з іноземним контрагентом було досягнуто домовленості щодо передачі виключних майнових прав на вказану торговельну марку на користь юридичної особи-нерезидента.

2. Правові питання

Ключові завдання:

• забезпечити законну передачу виключних майнових прав на торговельну марку на користь нерезидента;
• дотримання вимог національного законодавства України, включаючи валютне та податкове регулювання;
• врахування норм міжнародних договорів щодо захисту інтелектуальної власності.

Нормативно-правові акти, які застосовувалися:

• Цивільний кодекс України;
• Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»;
• Наказ Мінекономіки від 06.08.2024  № 19889 «Про затвердження Правил складання, подання заявки на торговельну марку, заявки на міжнародну реєстрацію торговельної марки та проведення експертизи заявки на торговельну марку, міжнародної реєстрації торговельної марки з поширенням на Україну»;
• Закон України «Про валюту і валютні операції»;
• Податковий кодекс України.

3. Правовий аудит, підготовка та супровід угоди

Провідною юристкою ЮК «АРМАДА» Вікторією Сурмою було проведено повний правовий аудит об’єкта інтелектуальної власності, зокрема:

• перевірка дійсності свідоцтва на ТМ;
• аналіз можливих обтяжень та відкритих судових процесів;
• аналіз попередніх договорів щодо використання чи ліцензування ТМ.

На основі результатів аудиту було підготовлено договір про відчуження виключних майнових прав на торговельну марку, який передбачав: чітке формулювання предмета договору; вичерпний перелік прав, що передаються; умови переходу прав; порядок здійснення розрахунків.

Крім того, клієнту було надано роз’яснення щодо податкових наслідків відчуження ТМ, з урахуванням потенційного застосування міжнародних договорів про уникнення подвійного оподаткування, та надано рекомендації щодо подальших дій.

4. Результат

Угода була реалізована відповідно до законодавства України та міжнародних вимог. Право власності на виключні права на торговельну марку було успішно передано покупцю-нерезиденту.

5. Висновок та рекомендації

Передача виключних майнових прав на торговельну марку іноземному суб’єкту господарювання є допустимою згідно з українським законодавством, але потребує ретельної юридичної підготовки та врахування:

• норм валютного регулювання (особливо при здійсненні оплати з-за кордону);
• податкових ризиків для резидента;
• вимог до реєстрації змін в Укрпатенті.

Рекомендується завжди проводити попередній аудит ТМ  та ретельно формулювати предмет договору.

Помилки на етапі укладення договору можуть призвести до визнання його недійсним або до валютно-фінансових штрафів.