Судовий захист від порушень прав на ТМ в Інтернеті

1. Коли потрібно звертатися до суду?

У сучасному цифровому світі все частіше виникають ситуації, коли зареєстровані торговельні марки незаконно використовуються третіми особами. Ваша торговельна марка може з’явитися у рекламі конкурентів, на їхніх вебсайтах, у діловій документації чи навіть стати частиною доменного імені. Такі порушення не лише завдають шкоди репутації бізнесу, а й можуть спричинити фінансові втрати. У цій статті ми розглянемо, які механізми судового захисту існують та які способи найкраще працюють на практиці.

Використання торговельної марки в мережі «Інтернет» охоплює низку ситуацій, коли зареєстроване позначення застосовується без дозволу власника або з іншими порушеннями його прав його прав. Одним із найпоширеніших випадків є використання торговельної марки у доменних іменах, коли сторонні особи реєструють вебадреси, що містять назву бренду, з метою отримання вигоди або введення споживачів в оману.

Окрім цього, торговельні марки можуть незаконно використовуватися в онлайн-рекламі, контекстній рекламі, метатегах та ключових словах для пошукової оптимізації (SEO). Це дозволяє недобросовісним конкурентам залучати трафік, використовуючи впізнаваність чужого бренду, що може  дезінформує користувачів та завдавати шкоди репутації компанії.

Ще одним аспектом порушень є розміщення торговельних марок на вебсайтах, сторінках у соціальних мережах чи в електронних каталогах без дозволу власника. Така практика може створювати хибне враження про зв’язок між власником бренду та особами, які використовують його назву без належних правових підстав.

Свідоцтво надає його власнику право використовувати торговельну марку. Використанням торговельної марки, зокрема, визнається її застосування в діловій документації, рекламі та в мережі «Інтернет» (ч. 2 та 4 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»).

Використання без згоди власника в доменних іменах торговельних марок та позначень є порушенням прав власника свідоцтва і власнику має виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди (ч. 1 ст. 20 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»).

За загальним правилом на вимогу власника порушення повинно бути припинено, але на практиці таке не завжди відбувається, і  порушник надалі використовує позначення, користується доменним іменем. У такому разі власник свідоцтва може звернутися із заявою про припинення порушення до постачальника послуг хостингу, який має направити до порушника копію такої заяви, і якщо протягом 24 годин порушник не виконає вимоги заяви, то постачальник послуг хостингу має самостійно унеможливити доступ до цифрового контенту, який розміщений на вебсайті порушника, протягом 48 годин (ч. 7 ст. 56 Закону України «Про авторське право і суміжні права») з моменту направлення власнику вебсайту заяви про припинення порушення.

Якщо постачальник послуг хостингу також не реагує на звернення, то власник торговельної марки може звернутися до суду для захисту свої прав (ст.  21 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»). Слід також звернути увагу, що власник торговельної марки (далі – ТМ) може звернутися до суду без попереднього направлення вимог до порушника та постачальника послуг хостингу.

2. Що потрібно знати перед поданням позовної заяви?

Відповідно до норм процесуального законодавства, кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень (ч. 3 ст. 13 ГПК України, ч. 3 ст. 12 ЦПК України). Такі норми відображають принцип змагальності сторін, який передбачає, що позивач (у нашому випадку це власник торговельної марки) має доводити, окрім іншого:

1. Особу порушника та факт порушення ним прав власника ТМ. Вебсайт не завжди містить інформацію про його власника, але відповідну інформацію потрібно підтвердити позивачу і надати до суду докази щодо власника. Для цього можна надати суду відомості з публічних баз даних записів про доменні імена WHOIS і таким чином підтвердити реєстрацію домену за певним порушником. Водночас слід довести, що на конкретному вебсайті (його вебсторінках) розміщується контент, тотожний або схожий із ТМ власника. Для цього суду треба додатково підготувати звіт за результатами проведення фіксації і дослідження вебсторінок у мережі «Інтернет». Згаданий звіт дозволить провести фіксацію:

• незаконного використання торговельних марок;
• недобросовісного використання доменного імені, яке відтворює або імітує торговельну марку.

2. Факт того, що зображення, які порушник розмістив на вебсайті (його вебсторінках), схожі/подібні до зареєстрованої ТМ власника. Подібність/схожість позначень, які розміщені на вебсайті (його вебсторінках), потрібно підтверджувати висновком за результатами проведення комплексної комісійної експертизи у сфері інтелектуальної власності. Лише за наявності такого висновку суд може вирішити питання про захист порушених прав власника, адже висновок буде визначати:

• чи є позначення, застосоване в доменному імені вебсайті порушника, схожим із зареєстрованою ТМ власника;
• чи є позначення, що використовується у рекламі, діловій документації та на вебсайті, схожим із зареєстрованою ТМ власника.

Перелічені докази необхідно готувати до подання позовної заяви та подавати до суду разом з нею, а тому перед поданням позовної заяви важливо встановити особу порушника, довести факт порушення та підготувати належні докази, зокрема дані з WHOIS, звіт про фіксацію контенту та експертний висновок щодо схожості ТМ. Лише за наявності достатньої доказової бази суд може ухвалити рішення про захист прав власника ТМ.

3. Яка роль постачальника послуг хостингу в судовому процесі?

На практиці інформація з публічних баз даних записів про доменні імена WHOIS не завжди містить відомості, необхідні для ідентифікації власника вебсайту. У такому разі таку інформацію можна отримати від постачальника послуг хостингу. Якщо постачальник відмовляється її надавати, його можна зобов’язати це зробити у судовому порядку, але для цього потрібно залучити його як відповідача у справі. Відповідальність за наповнення вебсайту (його вебсторінок) будь-якою інформацією несе його власник, і ця інформація потрібна для пред’явлення позову до належного порушника (відповідача).

Судова практика встановила, що позивач може обрати спосіб захисту порушеного права чи інтересу навіть у спосіб, не передбачений законом, якщо він є ефективним засобом захисту. Такий спосіб має відповідати змісту порушеного права, характеру його порушення та наслідкам, спричиненим цим порушенням. Відповідні висновки визначені Верховним Судом України у справах 6-32цс13 від 12.06.2013 року та 6-55цс15 від 15.04.2015 року.

Якщо розглядати випадок, що вебсайт порушника зареєстровано за доменним іменем другого рівня в домені .UA, то Регламентом особливостей реєстрації приватних доменних імен другого рівня в домені .UA, розробленим спільно Товариством з обмеженою відповідальністю «ХОСТМАЙСТЕР», адміністраторами публічних доменів та реєстраторами 01.04.2014, а також Регламентом публічного домену, розробленим 01.11.2013, встановлено, зокрема, процедуру делегування доменних імен у географічному домені .UA. Згідно з Регламентом від 01.04.2014, делегування можливе, якщо написання доменного імені співпадає із ТМ, право на використання якої на території України належить відповідному реєстранту (п. 3.3 Регламенту від 01.04.2014).

Це означає, що власник ТМ може не тільки заборонити порушнику використовувати без його дозволу позначення, схожі із зареєстрованою ТМ, у діловій документації, рекламі та в мережі «Інтернет» (зокрема, у доменних іменах та контенті вебсайтів), але й ініціювати переделегування доменного імені (передача третій стороні повного чи часткового контролю над доменною зоною іншому реєстранту) на себе. Окремо слід відзначити, що переделегування доменного імені є належним способом захисту відповідно до правової позиції Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду, викладеної у постанові від 19.08.2021 у справі № 910/570/16.

У зв’язку з викладеним, роль постачальника послуг хостингу в судовому процесі полягає в наданні інформації, необхідної для ідентифікації власника вебсайту, якщо такі дані відсутні в публічних базах WHOIS, а також у переделегуванні доменного імені.

4. Висновки

Захист прав на ТМ в цифровому середовищі потребує ретельної підготовки та правильної стратегії. Незаконне використання ТМ у доменних іменах, рекламі та вебконтенті може завдати бізнесу значних репутаційних і фінансових втрат. Власник ТМ має право вимагати припинення порушень, звертатися до постачальника послуг хостингу та/або безпосередньо до суду.

Перед поданням позову важливо зібрати належні докази, зокрема інформацію про порушника, звіт про фіксацію порушень та експертний висновок. Судова практика дозволяє обирати ефективні способи захисту, зокрема переделегування доменного імені на власника ТМ. Таким чином, своєчасні дії та юридично обґрунтований підхід є ключем до успішного захисту прав на ТМ.